Cessão de marca é a transferência da titularidade de um pedido ou de um registro de marca de uma pessoa, o cedente, para outra, o cessionário. A Lei 9.279/96 permite ceder tanto o registro quanto o pedido ainda em exame (arts. 130 e 134), e a mudança só produz efeitos perante terceiros depois que o INPI anota a cessão e publica essa anotação (art. 137).
O que diz o Manual de Marcas
O item 8.1 do Manual destaca duas condições legais para a cessão:
- Legitimidade do cessionário. Quem recebe a marca precisa poder pedi-la, ou seja, exercer atividade compatível com os produtos ou serviços, diretamente ou por empresa que controle (arts. 134 e 128). Sem isso, a anotação pode ser indeferida.
- Cessão completa. O cedente precisa transferir todos os pedidos e registros de marcas iguais ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Os que ficarem para trás são arquivados (pedidos) ou cancelados (registros), conforme o art. 135.
Para a anotação, o Manual lista, em resumo:
- requerimento de transferência com os dados do cessionário e comprovante de pagamento da retribuição;
- documento de cessão com a qualificação completa das partes, os poderes de quem assina, as assinaturas, o número do pedido ou registro e a data;
- procuração do cessionário e documento de cessão da prioridade, quando for o caso;
- tradução simples dos documentos em língua estrangeira, sem necessidade de legalização consular.
No item 8.7, o Manual explica que o pagamento precisa ser feito até o envio da petição, sob pena de ela não ser conhecida, e que, se o mesmo cedente assinar cessões para pessoas diferentes, examina-se a que tiver o documento mais antigo. A anotação, o indeferimento, o arquivamento e o cancelamento são publicados na RPI, e cabe recurso em 60 dias.
Comentário da MarQLinQ
A regra do art. 135 é a que mais pega negócios de compra e venda. O comprador quer a marca principal; o vendedor tem, além dela, pedidos antigos com variações do mesmo nome. Se essas variações não entram na cessão, podem ser arquivadas ou canceladas. Antes de assinar, vale levantar tudo o que o cedente tem no INPI com nomes parecidos.
A legitimidade também merece atenção em reorganizações societárias. Transferir a marca de uma empresa de alimentos para uma holding sem atividade no ramo pode gerar exigência ou indeferimento. Para incorporação, fusão e cisão, o capítulo 8 tem regras próprias.
E não se confunde cessão com licença. Na licença o titular continua dono e autoriza o uso, o que costuma ser o modelo de franquias e parcerias. O tema está em qual a diferença entre licença e cessão de marca e em se a licença precisa ser registrada no INPI.
Exemplos hipotéticos
Situações inventadas, só para ilustrar. Não antecipam decisão do INPI.
- Venda de negócio: uma confeitaria vende o ponto e a marca "Doce Ipê". O vendedor também tem um pedido de "Doce Ipê Café". Se esse pedido não entrar na cessão, tende a ser arquivado.
- Sócio para empresa: o sócio registrou a marca no próprio nome e agora transfere para a empresa da qual é sócio, que atua no ramo. É uma cessão comum, que exige documento e anotação.
- Cessionário sem atividade: a marca de cosméticos é cedida para uma empresa que só presta serviços de informática. A anotação pode esbarrar na legitimidade.
Erros comuns
- Assinar o contrato e não pedir a anotação no INPI.
- Esquecer pedidos e registros semelhantes em nome do cedente.
- Usar documento sem a qualificação completa, sem data ou sem o número do processo.
- Pagar a retribuição depois de enviar a petição.
O que fazer
Levante todas as marcas do cedente, confira a atividade do cessionário e prepare o documento com os itens do Manual. Veja o que deve constar no contrato de cessão, como transferir a marca para outra pessoa ou empresa e, se a marca está em disputa entre sócios, disputa societária e marca. O capítulo 8 inteiro está resumido no Manual de Marcas MarQLinQ.
Perguntas frequentes
O que é cessão de marca?
É a transferência da titularidade de um pedido ou de um registro de marca de uma pessoa (cedente) para outra (cessionária), feita por documento de cessão e anotada no INPI.
Posso ceder um pedido de marca que ainda não foi concedido?
Pode. A Lei 9.279/96 permite ceder tanto o pedido quanto o registro (art. 134). Se o pedido ainda está em exame, o cessionário assume o processo e precisa responder às exigências que surgirem.
Preciso ceder todas as minhas marcas parecidas juntas?
Sim, as iguais ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Se não forem incluídas, os pedidos não cedidos são arquivados e os registros cancelados (art. 135).
Qualquer pessoa pode receber a marca?
Não. O cessionário precisa atender aos requisitos para pedir aquela marca, ou seja, exercer atividade compatível com os produtos ou serviços (arts. 134 e 128). Sem isso, a anotação pode ser indeferida.
A cessão vale a partir da assinatura do contrato?
Perante terceiros, não. A Lei 9.279/96 diz que as anotações do INPI, inclusive a da cessão, produzem efeitos em relação a terceiros a partir da sua publicação (art. 137). Por isso a anotação no INPI é indispensável.
Qual a diferença entre cessão e licença de marca?
Na cessão, a marca muda de dono. Na licença, o titular continua dono e autoriza outra pessoa a usar, podendo controlar a qualidade dos produtos ou serviços (art. 139). Para valer contra terceiros, a licença precisa ser averbada no INPI (art. 140).
Este verbete faz parte do Manual de Marcas MarQLinQ, a nossa leitura comentada do Manual de Marcas oficial do INPI. Os exemplos são hipotéticos e servem só para explicar a regra; cada pedido é examinado caso a caso, e nenhuma leitura garante decisão ou prazo.